MschG

▪ Technisch notwendige Formen von Ware oder Verpackung bzw. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen. Keine technische Alternative zur Erfüllung der gleichen Aufgabe. Es reicht bereits, wenn andere Form möglich, aber um einiges teurer wäre. Keine Verkehrsdurchsetzung möglich hier.

▪ Technisch bedingte Formen sind schutzfähig (Beruhen auf technisch-funktionalen Überlegungen, gibt aber in gestalterischer Hinsicht Spielraum)

▪ Technisch mitbeeinflusste Formen sind schutzfähig (Formgebung ergibt sich nicht primär aus technischen Bedürfnissen)

Objektives Vorhandensein einer reellen Täuschungs- gefahr, wobei keine effektive Täuschung nachgewiesen werden muss. Über Herkunft, sachliche Eigenschaften oder geschäftliche Verhältnisse des Anbieters. Äusserst restriktive Anwendung durch IGE.

Rechtswidrigkeit bei spezialgesetzlicher Grundlage, insb. Wappenschutzgesetz. Sittenwidrigkeit bei Verstoss gegen herrschende Moral und/oder allgemeines Anstandsgefühl. Ordnungswidrigkeit bei Verletzung der der Gesamtrechtsordnung immanenten Wertungs- und Ordnungsprinzipien, etwa bei diplomatischen Bedenken

• Regelfall: Hinterlegungspriorität nach MSchG 6. Frühere Hinterlegung der

Marke in der Schweiz ist massgeblich. Im internationalen Verhältnis ist

MSchG 7 zu beachten (Prioritätsfrist von 6 Monaten). Ausserdem Ausstel-

lungspriorität gem. MSchG 8, ebenfalls Prioritätsfrist von 6 Monaten.

• Ausnahmefall: Notorisch bekannte Marke, die im Ausland ohne Wirkung für

die Schweiz eingetragen wurde. Erforderlich ist Verkehrsgeltung bei massge-

blichen Verkehrskreisen (Durchschnittsabnehmern) in der Schweiz. In diesen

Fällen erfolgt eine Durchbrechung des Eintragungsprinzip (restriktive Hand-

habung). Kriterien für die Notorietät: Hoher Bekanntheitsgrad (> 50 %), geo-

graphische Ausdehnung, Nutzungsdauer/Nutzungsintensität, sichere und dau-

erhafte Kenntnis der Verkehrskreise

Orientiert sich im Ausgangspunkt am Registereintrag. Massgeblich ist dabei der Gesamteindruck des Zeichens im Erinnerungsbild eines Durchschnittsabnehmers. Kleine Unterschiede reichen nicht, denn wir erinnern uns nicht an Details. Je grösser die Kennzeichnungskraft, umso grösser der Schutzbereich und die Konkurrenz muss sich dementsprechend stärker abgrenzen. Kriterien bei Wortmarken: Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt (falls vorhanden). Bei Wortbildmarken ist graphische Darstellung miteinzubeziehen.

Gleichheit liegt vor, wenn Waren oder DL des jüngeren Zeichens vollständig von jenen des älteren Zeichens erfasst werden. Gleichartigkeit von Waren und DL liegt vor, wenn massgebliche Verkehrskreise annehmen könnten, dass die Angebote aus demselben Unternehmen stammen oder unter der Kontrolle desselben Markeninhabers stehen. Massgebliche Kriterien sind Eigenschaften und Verwendungszweck der Produkte, Abnehmerkreise und Substituierbarkeit der Produkte. Nur ein Indiz bildet die Klasseneinteilung nach Nizza-Abkommen.

(1) Gebrauch in identischer oder von Eintragung nicht wesentlich abweichender Form

(2) Gebrauch für beanspruchte Waren/DL (Kennzeichenmässiger Gebrauch)

(3) Gebrauch durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung

(4) Gebrauch im Wirtschaftsverkehr und nicht nur betriebsintern

(5) Ernsthaftigkeit des Gebrauchs (klar ersichtlich normalerweise)

Falls Nichtgebrauch: MSchG 12. Beliebtes Verteidigungsmittel gegen Widerspruch.

• Defensivmarke: Marke, die nur eingetragen wird, um den Schutzbereich zu erweitern, ohne Absicht, diese zu verwenden. Eintragung nur zur Verhinderung der Markeneintragung durch die Konkurrenz.

• Sperrmarke: Behinderung Dritter

• Wiederholungsmarke: Perpetuierung des Markenschutzes ohne Gebrauch

▪ Informativer, redaktioneller oder dekorativer Markengebrauch: Beispiel für informativen Gebrauch; Hinweis, dass Kaffeekapsel in Nespresso-Maschine passt ist nicht kennzeichenmässiger Ge-brauch. Nespresso wird hier nicht im Sinne einer Marke verwendet, sondern eben informativ. Will ja nicht sagen, dass Kaffeekapseln aus dem Hause Nespresso kommen. Beispiel für dekorativen Gebrauch; Verkauf von Möbeln und dann Nutzung von Ferrari als Deko im Schaufenster. Soll ja nur Aufmerksamkeit erregen. Marke wird nicht als Hinweis auf Herkunft der Möbel genutzt. Aber Achtung: Bei T-Shirt kann durchaus kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegen. Wenn bspw. Apfel auf T-Shirt drauf, dann denken die Leute nicht, dass es ein Apple T-Shirt ist. Ist aber ein Gucci Logo drauf, dann problematisch

▪ Widergabe von Marken in Nachschlagewerken (MSchG 16)

▪ Verwendung in vergleichender Werbung, allenfalls aber UWG. Unter dem Markenrecht kein Problem, denn der Durchschnittsabnehmer schlussfolgert nicht, die Ware/DL käme von dem Unternehmen mit dem verglichen wird.

▪ Verwendung zur Beschreibung des eigenen Angebots (kann aber auch kennzeichenmässig erfolgen, dann siehe Schranken)

a. Weiterbenutzungsrecht (MSchG 14 I): Schützt den Zeichenbenutzer gegen spätere Eintragungen, wenn er das Zeichen bereits verwendet hat. Die Weiterbenutzung ist im bisherigen Umfang erlaubt (enger Rahmen, gesetzliche Lizenz). Diesfalls kommt es zu einer Durchbrechung der Hinterlegungspriorität. Voraussetzungen:

1. 1. Kennzeichenmässiger Gebrauch in der Schweiz
2. 2. Gebrauch im Geschäftsverkehr (nicht nur unternehmensintern oder privat)
3. 3. Benutzung vor Hinterlegung der identischen oder ähnlichen Marke
4. 4. Guter Glaube (str.)

b. Mitbenutzungsrecht des Gleichnamigen: Bei Verwendung von Vor- und Familiennamen als Marke. Recht auf Gebrauch des eigenen Namens schränkt markenrechtliches Ausschliesslichkeitsrecht ein (umfassende Einzellfallabwägung nötig). Der Inhaber der älteren Marke kann aber unterscheidungskräftigen Zusatz verlangen.

c. Kennzeichenmässiger Gebrauch zur Bewerbung des eigenen Angebots: Zulässig nach Erschöpfung durch Wiederverkäufer. Wenn sich die Kennzeichnungswirkung nicht verhindern lässt, also der Gebrauch der fremden Marke zur Bewerbung des eigenen Angebots unentbehrlich ist. Beispiel mit VW/Audi-Garagist.

d. Erschöpfung: Markenrecht erschöpft, wenn Ware von Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung erstmals in Verkehr gebracht wurde (nur konkretes, mit Marke versehenes Exemplar der Ware). Weiterverbreitung der Originalware diesfalls zulässig, ebenso Ware (nicht aber allgemeine Bewerbung der Marke). Im Markenrecht internationale Erschöpfung. Vor dem Hintergrund der Erschöpfung nicht zulässig erweist sich die nachträgliche Veränderung von Ware oder Verpackung, wenn es sich dabei um eine wesentliche Veränderung der produktspezifischen Eigenschaften handelt.

e. Parodien: Es liegt in der Regel kein kennzeichen- und gewerbsmässiger Gebrauch vor. Durch die erkennbare Verspottung erfolgt regelmässig eine deutliche Abhebung (Keine Beeinträchtigung der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion)

(keine Verwechslungsgefahr nötig). Erfasst aber nur kennzeichenmässigen Gebrauch. Tatbestandsvarianten sind die Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Gefährdung der Unterscheidungskraft (Verwässerung). Voraussetzungen für das Vorliegen einer berühmten Marke:

1. Überragende Verkehrsgeltung (grosse Teile der CH-Bevölkerung)

2. Allgemeine Wertschätzung (hohe Qualitätsvorstellungen)

3. Relative Alleinstellung (keine «Dutzendmarke»), ist aber bei überragender Verkehrsgeltung i.d.R. immer gegeben